Rules of Procedure of the UPC

Er staat een grote verandering voor de deur met betrekking tot het verkrijgen van octrooi in Europa. Naar verwachting wordt op 1 maart 2023 het Unitair Octrooi van kracht, een octrooi dat “in één keer” bescherming biedt voor 17 landen van de Europese Unie. Het Unitair Octrooi moet het voor u als octrooiaanvrager financieel aantrekkelijk maken om in “Europa*” octrooi te krijgen. Met name wanneer octrooi gewenst is in een relatief grote hoeveelheid Europese landen zal het Unitair Octrooi voordeliger zijn dan een bundel nationale octrooien. Tezamen met de invoering van het Unitair Octrooi komt er ook een zogeheten “Eén gemaakt Octrooigerecht” (EOG) ofwel “Unified Patent Court” (UPC), waar geschillen inzake Unitaire Octrooien zullen worden beslecht. 

Op 1 september 2022 zijn de zogeheten “Rules of Procedure of the UPC” (“RoP”) in werking getreden, i.e. de “spelregels” die gaan gelden bij het beslechten van deze geschillen bij het UPC.

Hieronder zullen wij enkele van deze spelregels bespreken. Aangezien er in totaal 382 van deze spelregels of “Rules” zijn, kunnen wij deze uiteraard niet allemaal in dit artikel behandelen. 

Met name de “Rules” ten aanzien van “opt-out” zijn voor nu van belang. Door middel van het indienen van een “opt-out”-verklaring kan een octrooihouder aangeven dat geschillen inzake zijn of haar bestaande bundel nationale octrooien niet door het UPC behandeld dienen te worden, maar door een nationale rechtbank. 

Vanaf 3 maanden voor het van kracht worden van het Unitair Octrooi, in de zogeheten “sunrise period” (naar alle waarschijnlijkheid derhalve 1 april 2023 - 3 maanden = 1 januari 2023) kunnen deze “opt-out”-verklaringen worden ingediend. Het is derhalve zaak nu al na te denken welke Europese octrooirechten u buiten het UPC wilt laten vallen. 

“Rule 5” en “Rule 5A” van de “RoP” hebben betrekking voorts op praktische aspecten van de “opt-out”-procedure: 

“Rule 5 – Lodging of an Application to opt out and withdrawal of an opt-out”

Rule 5.1 stelt: 

“The proprietor of a European patent (including a European patent that has expired) or the applicant for a published application for a European patent (hereinafter in this Rule 5 an “application”) who wishes to opt out that patent or application from the exclusive competence of the Court in accordance with Article 83(3) of the Agreement shall lodge an Application (hereinafter in this Rule 5 an “Application to opt out”) with the Registry.” 

Volgens Rule 5.1 kan een octrooiaanvrager/octrooihouder dus zelfs een “opt-out”-verklaring indienen voor Europese octrooiaanvragen die “slechts” gepubliceerd zijn (dus nog niet verleend zijn) en zelfs voor Europese octrooien die al verlopen zijn. De “opt-out”-verklaring dient (online) ingediend te worden middels een apart register. Uiteraard zullen wij, indien u dit wenst, deze indiening voor u verzorgen. De “opt-out”-verklaring wordt eveneens gepubliceerd via dit register en is door derden in te zien. Handig om uw concurrentie in de gaten te houden. 

Rule 5.1(a) stelt verder: 

“Where the patent or application is owned by two or more proprietors or applicants, all proprietors or applicants shall lodge the Application to opt out. Where the person lodging an Application to opt out is not recorded as the proprietor or applicant in the registers referred to in Rule 8.5(a) and (b), respectively, the person shall lodge a declaration pursuant to paragraph 3(e).” 

In geval van meerdere octrooiaanvragers/octrooihouders dient volgens Rule 5.1(a) de “opt-out”-verklaring door alle octrooiaanvragers/octrooihouders gezamenlijk te worden ingediend. Mochten de gegevens ten aanzien van deze octrooiaanvragers/octrooihouders niet overeenkomen met wat in de octrooiregisters vermeld staat, dan dient er een aanvullende “eigendomsverklaring” overlegd te worden. Iets om op te letten! 

De “opt-out”-verklaring dient ook formeel volledig correct te zijn. Anders is de verklaring simpelweg ongeldig. Helaas krijgt u hiervan geen bericht en zo kan het voorkomen dat u zich pas bij aanvang van een rechtszaak bewust wordt van een foutief ingediende "opt-out"-verklaring doordat deze door de tegenpartij wordt aangevochten. Mocht u derhalve een eventuele fout tijdig ontdekken, dan is het zaak deze fout zo snel mogelijk te laten corrigeren: de gecorrigeerde “opt-out”-verklaring is pas geldig vanaf het moment van correctie in het register! (Rule 5.3 beschrijft overigens de formele eisen voor de “opt-out”-verklaring.) 

Rule 5.1(b) stelt daarnaast: 

“The Application to opt out shall be made in respect of all of the states for which the European patent has been granted or which have been designated in the application.”

Een “opt-out”-verklaring kan dus niet worden ingediend voor individuele staten. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld België wél te “opt-outen” en Nederland niet (i.e. wanneer een Europees octrooi in deze landen is gevalideerd). 

“Rule 5A – Application to remove an unauthorised application to opt out or unauthorized withdrawal of an opt-out”

Rule 5A.1 stelt:

“Without prejudice to the lodging of an Application to opt out or withdraw an opt-out in accordance with Rule 5, the proprietor of a European patent or the applicant for a published application for a European patent or holder of a supplementary protection certificate in relation to which an Application to opt out or withdraw the opt-out is entered in the register may lodge an Application to remove the entry of an unauthorised Application to opt out or withdrawal of the opt-out from the Registry setting out the reasons.”

Zoals u ziet, zijn er mogelijkheden om malafide “opt-out”-verklaringen uit het register te laten verwijderen. Een kwaadwillende, (zeg: een vervelende concurrent), kan namelijk in theorie voor u een “opt-out”-verklaring indienen. Dat is uiteraard onwenselijk. Rule 5A.1 biedt de mogelijkheid om dergelijke situaties het hoofd te bieden, mits geldige redenen worden aangevoerd. 

Samenvattend

Al met al komt er dus best wat kijken bij “opt-outen”. AOMB kijkt graag samen met u of een “opt-out” wenselijk is voor een deel van uw octrooiportefeuille. Mocht u geïnteresseerd zijn in het doornemen van de volledige “Rules of Procedure”, dan kan dat via deze link)

 * België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Finland en Zweden