Nee, dat is geen vraag over smaak (natuurlijk mag het wel…) maar over het gebruik van het merk. Onlangs is de Jiskefet Encyclopedie uitgegeven, zonder medeweten en instemming van de makers – en houders van de IE rechten (merk- en auteursrechten) – op het welbekende satirische televisieprogramma Jiskefet.
Een dergelijk boek mag in beginsel worden uitgegeven, daarover is men het eens. Maar, mag je het boek dan ook zo noemen? Is dit inbreuk op het merkrecht voor de naam JISKEFET? De naam is immers als merk geregistreerd in de Benelux.
Een merkhouder kan zich verzetten tegen het gebruik van het merk volgens de bepalingen in artikel 2.20 lid 2 BVIE sub a, b, c en d. Vier gronden dus. De eerste drie zijn van toepassing als er sprake is van gebruik als merk. Dat lijkt voor de hand liggend, maar is het niet. Gebruik van de naam Jiskefet als onderdeel van de titel van een boek wordt namelijk niet gezien als gebruik van het merk ter onderscheiding van waren of diensten. Dus niet als gebruik als merk. De titel van een boek vormt namelijk een onderdeel van het product en is geen onderscheidingsteken waarmee een uitgeverij dat product (het boek) als product afkomstig van haar wil onderscheiden.
Daarom geen merkgebruik, geen toepassing van de eerste drie gronden. We moeten dus gaan kijken naar de vierde grond. Deze is bedoeld voor ander gebruik. Maar dan wel zonder geldige reden en er moet ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan reputatie of onderscheidend vermogen van het merk. Tja …
In deze zaak is men het erover eens het mogelijk is om dit boek te maken. En voor een dergelijk boek, vormt de titel Jiskefet Encyclopedie een wel zeer voor de hand liggende titel. Daarom een geldige reden voor gebruik en geen inbreuk op de merkrechten.
Is het zo simpel? Is deze zaak dan nu beslist? Nog niet. De uitspraak dat er geen sprake is van inbreuk op merkrechten, is gedaan door het Gerechtshof in beroep. Expliciet oordeelt het Hof dat er weliswaar duidelijk voordeel van de titel is, maar dit voordeel is niet ongerechtvaardigd.
De Jiskefet merkhouders laten zich evenwel niet kennen, niet verrassend gelet op het programma van destijds, en stellen cassatie in. Die beslissing is nog niet gevallen maar de Advocaat-Generaal heeft onlangs (16 juni j.l.) geconcludeerd en de Hoge Raad geadviseerd eveneens uit te gaan van geen inbreuk op merkrechten.
En nu maar wachten op het uiteindelijke oordeel van de Hoge Raad. Juridisch is het een correcte redenering maar ik blijf toch met een buikgevoel zitten dat het niet klopt. Je hebt toch juist merkrechten om te voorkomen dat derden aanleunen tegen de bekendheid van een merk dat jij hebt opgebouwd?!
