De bekende Nederlandse wijnboer Ilja Gort heeft een rechtszaak over de naam ZoMerlot gewonnen, ten koste van het merk van de eiser SUM-MERLOT.
Maar is die uitkomst eigenlijk wel logisch, als beide merken qua letters en betekenis zo dicht bij elkaar liggen? Beiden bevatten het woord “merlot” en beide merken suggereren dat het om een “zomerse merlotwijn” gaat. Waarom is de claim van SUM-MERLOT dan afgewezen?
Het gebruik van een soortnaam maakt je merk zwakker
Als je in je merk een soortnaam of generiek woord gebruikt, dan is dat een zwak element waarvoor doorgaans geen bescherming kan worden verkregen. De generieke (druiven)soortnaam “merlot” kan niet beschermd worden via het merkenrecht voor wijn. De enige bescherming die een dergelijk merk dan geeft is de vermenging van “merlot” met het woord “zomer”. Het gaat dus om een merk met een kleine beschermingsomvang, een zwak merk.
Hetzelfde woord in verschillende talen is op zich geen probleem
Dan is er de kwestie van het gebruik van de woorden “zomer” en “summer”. Maakt het nu uit of het woord zomer in het ene merk in het Nederlands staat en in het andere merk in het Engels?
In dit geval niet. De maatstaf is of de consument van de producten waarvoor het merk beschermd is, kan weten dat de woorden hetzelfde betekenen en daardoor in verwarring kan raken. Bij een Nederlandse consument kan je er van uit gaan dat deze Nederlands én Engels begrijpt en dus ziet dat de merken eigenlijk hetzelfde betekenen.
Omstandigheden van het geval
Tot zover gaat het goed dus: het zijn zwakke merken, maar wel identiek en bovendien voor dezelfde producten. Je ziet de veroordeling eigenlijk al aan komen.
Opvallend genoeg oordeelt de rechter in dit geval echter dat het merk van de eiser wel érg beschrijvend is en dat de overeenkomsten in betekenis maar heel beperkt meewegen. En bovendien zijn voor de rechter de “overige omstandigheden van het geval” ook nog eens zo dat hij vindt dat een veroordeling niet op z’n plaats is. Het teken ZoMerlot wordt namelijk feitelijk alleen gebruikt in combinatie met het merk La Tulipe. Bovendien blijkt dat eiser nog geen flessen wijn onder het merk SUM-MERLOT op de markt heeft gebracht zodat de consument ook feitelijk niet in verwarring zou kunnen komen.
De juiste conclusie?
Het eindresultaat is dat de rechter de vordering van SUM-MERLOT afwijst, mét een veroordeling van de eiser in de proceskosten van bijna 15.000 euro. Naar mijn idee had dit heel anders kunnen aflopen, nu aan de voorwaarden voor merkinbreuk was voldaan. De genoemde omstandigheden kunnen dat niet geheel ongedaan maken.
Het gebruik van een soortnaam maakt je merk zwakker
Als je in je merk een soortnaam of generiek woord gebruikt, dan is dat een zwak element waarvoor doorgaans geen bescherming kan worden verkregen. De generieke (druiven)soortnaam “merlot” kan niet beschermd worden via het merkenrecht voor wijn. De enige bescherming die een dergelijk merk dan geeft is de vermenging van “merlot” met het woord “zomer”. Het gaat dus om een merk met een kleine beschermingsomvang, een zwak merk.
Hetzelfde woord in verschillende talen is op zich geen probleem
Dan is er de kwestie van het gebruik van de woorden “zomer” en “summer”. Maakt het nu uit of het woord zomer in het ene merk in het Nederlands staat en in het andere merk in het Engels?
In dit geval niet. De maatstaf is of de consument van de producten waarvoor het merk beschermd is, kan weten dat de woorden hetzelfde betekenen en daardoor in verwarring kan raken. Bij een Nederlandse consument kan je er van uit gaan dat deze Nederlands én Engels begrijpt en dus ziet dat de merken eigenlijk hetzelfde betekenen.
Omstandigheden van het geval
Tot zover gaat het goed dus: het zijn zwakke merken, maar wel identiek en bovendien voor dezelfde producten. Je ziet de veroordeling eigenlijk al aan komen.
Opvallend genoeg oordeelt de rechter in dit geval echter dat het merk van de eiser wel érg beschrijvend is en dat de overeenkomsten in betekenis maar heel beperkt meewegen. En bovendien zijn voor de rechter de “overige omstandigheden van het geval” ook nog eens zo dat hij vindt dat een veroordeling niet op z’n plaats is. Het teken ZoMerlot wordt namelijk feitelijk alleen gebruikt in combinatie met het merk La Tulipe. Bovendien blijkt dat eiser nog geen flessen wijn onder het merk SUM-MERLOT op de markt heeft gebracht zodat de consument ook feitelijk niet in verwarring zou kunnen komen.
De juiste conclusie?
Het eindresultaat is dat de rechter de vordering van SUM-MERLOT afwijst, mét een veroordeling van de eiser in de proceskosten van bijna 15.000 euro. Naar mijn idee had dit heel anders kunnen aflopen, nu aan de voorwaarden voor merkinbreuk was voldaan. De genoemde omstandigheden kunnen dat niet geheel ongedaan maken.
Wilt u meer informatie over merken? Download dan het (gratis) Handboek Merkbescherming! Het Handboek Merkbescherming behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over de wijze waarop een ondernemer met merkrecht in zijn onderneming dient om te gaan.
