Eerder dit jaar informeerden wij u al over de invoering van een administratieve procedure in de Benelux: de doorhalingsprocedure.
In het kort, het is nu mogelijk via een administratieve procedure op te treden tegen geregistreerde merken. Eerst moest men hiervoor naar de rechter stappen, nu kan deze procedure ook worden gestart bij het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom).
Een doorhalingsprocedure kan onder andere ingesteld worden als:
- Het merk is identiek aan, of sterk lijkt op een ouder merk en is ingeschreven voor dezelfde soort producten en/of diensten
- Het merk is de laatste 5 jaar niet gebruikt
- Het merk te kwader trouw is aangevraagd (verwachte invoeringsdatum 01 maart 2019)
Door de invoering van deze administratieve procedure zijn bestaande merkregistraties kwetsbaarder geworden. Immers, een doorhalingsprocedure bij het BBIE impliceert lagere kosten dan een procedure via de rechter. Bovendien is de procedure veel laagdrempeliger, geen verplichte procesvertegenwoordiging en een kortere procedure wordt gegarandeerd.
Voor u als merkhouder betekent dit dat een situatie als de volgende zich in de toekomst sneller zal kunnen voordoen.
Een praktijkvoorbeeld:
Een projectontwikkelaar deponeert het merk “Mall of the Netherlands”, ten behoeve van een nog te bouwen winkelcentrum. Door perikelen omtrent vergunningen duurt de start van dit project langer dan voorzien en dus ook het gebruik van de merknaam. Tenminste het externe gebruik wat relevant is voor instandhouding van het merkrecht.
Een derde partij die gebruik maakt van dezelfde naam vordert met succes doorhaling van de merkinschrijving voor de rechter op basis van niet gebruik. Hiermee vormde het gebruik door deze derde van de identieke naam geen merkinbreuk en blijft de projectontwikkelaar met lege handen achter.
Kortom, als houder van bestaande merkinschrijvingen adviseren wij u, uw merk tijdig in gebruik te nemen en dergelijk gebruik intern te documenteren. Daarnaast adviseren wij u in geval van een Europese registratie ook een registratie te verrichten voor de Benelux, uw thuismarkt.
Mochten zich bijzondere omstandigheden voordoen die het gebruik vertragen, neemt u dan tijdig contact op met ons om de risico’s voor doorhaling te beperken. Bijvoorbeeld met een aanvullend depot.
