Dezelfde soort producten staan vaak op dezelfde plek in dezelfde soort winkels. Tussen al deze concurrenten doet elke merkhouder zijn best zijn eigen plek in het schap te claimen.
Maar binnen elke branche heb je te maken met fabrikanten die het niet kunnen laten een beetje mee te snoepen van het marktaandeel van concurrenten door het uiterlijk van hun product een beetje op dat van de concurrent te laten lijken. Dit kan het lastig maken jouw merk onderscheidend en herkenbaar te houden voor je doelgroep. Hoe behoudt je het onderscheidend vermogen van jouw merk en claim je je plek in het schap?
Onderscheidend vermogen binnen de bierbranche
Onlangs was ik bij de halfjaarlijkse bijeenkomst van onze Benelux beroepsvereniging, de BMM. Deze keer was de bijeenkomst in Leuven, de zelfbenoemde “bierhoofdstad van de wereld”.
Tijdens de bijeenkomst was er een interessante lezing over rechtspraak over bier. Hierin werd een grote hoeveelheid goede voorbeelden gegeven over het visueel vergelijken van biermerken. Deze praktijkvoorbeelden over conflicten in de bierindustrie kunnen ook gelden voor andere consumentenproducten die in schappen verkocht worden en die vooral op hun uiterlijk vertrouwen om de aandacht van de consument te vangen. Welke punten zijn overtuigend voor de rechter, waar moet je op letten? Wanneer komt je te dichtbij je concurrent? Ik haal er hieronder drie belangrijke punten uit.
Maar eerst: hoe vergelijk je een merk eigenlijk
Om te zien of een merk gelijk genoeg aan een ander merk is, en of het ene merk dus inbreuk maakt op het monopolie van het andere merk, zijn in het merkenrecht een aantal basisregels bedacht. Het vergelijken van merken gaat via een fonetische, conceptuele en visuele vergelijking van beide merken. In het kort: klinken de merken hetzelfde, hebben ze beiden de zelfde betekenis en lijken ze op elkaar?
De visuele gelijkenis tussen merken is in het bijzonder belangrijk als het gaat om consumenten producten die op zicht gekocht worden, zoals voedingsmiddelen in supermarkten. Het is altijd makkelijker om je favoriete product in een volgepakt schap te vinden als je kan zoeken naar een bepaalde kleur, vorm, ontwerp of lettertype. Hieronder volgen een aantal suggesties over hoe je als merkhouder een plekje kunt claimen voor je product.
1. Je kunt alleen optreden als je merk onderscheidend is
Het belangrijkste is dat je merk een zekere mate van onderscheidend vermogen moet hebben om een plekje in het schap te kunnen claimen. Het merk moet herkenbaar zijn en “anders”, niet alleen anders dan andere merken, maar ook meer dan alleen een generiek element. Het onderscheidend vermogen is altijd verbonden aan de producten waarvoor het merk wordt gebruikt. Een merk dat iets zegt over het product is minder onderscheidend. Als het merk geen onderscheidend vermogen heeft, dan resulteert dat in minder bescherming en soms zelfs in totaal geen bescherming.
Bierdrinkende oude monk
In de oppositie over de bierdrinkende monnik werd de vraag gesteld hoe onderscheidend een monnik is als hoofdelement in een merk voor bier. Kort gesteld is het antwoord niet. De oppositieafdeling oordeelde dat een monnik die een pot beer vasthoudt, zeer sterk aanhaakt bij het historische feit dat kloosters een belangrijke bron waren van bier. Daarom is dit element van het merk niet onderscheidend en het merk beschermt enkel voor visueel identieke of bijna identieke monniken.
Conclusie is dat een merk visueel onderscheidend moet zijn en mag daarbij niet (alleen) generieke grafische elementen bevatten die de consument iets kunnen vertellen over de eigenschappen van het product.
2. Probeer niet (te veel) op uw concurrenten te lijken
Lookalikes
Het is makkelijk om een beetje mee te snoepen van het marktaandeel van een concurrent door een beetje op de concurrent te lijken. Dezelfde soort producten staan vaak op dezelfde plek in de zelfde soort winkels. Het spel van op elkaar lijken wordt uiteraard ook gespeeld tussen bierfabrikanten.
Een heel recente zaak is de zaak tussen JUPILER en BUVAL.
De vraag is: hoeveel mag je op je concurrent lijken? De bovenstaande zaak is nog steeds onder de hamer, maar als algemene regel geldt dat je moet voorkomen dat consumenten in verwarring kunnen raken over de herkomst van de producten. Komen de producten van dezelfde fabrikant of niet? Belangrijke elementen in de bovenstaande zaak zijn de gebruikte kleur, de gebruikte symbolen en de totaalindruk van de vormgeving. Je zou kunnen zeggen dat het gebruik van de kleur rood en zwart, in combinatie met een vergelijkbaar schild dat een dier bevat (van de categorie “beesten in de wei”) min of meer dezelfde indruk wekt. Kijkend naar het geheel zou er een kans kunnen zijn dat de consument per ongeluk het verkeerde product uit het schap pakt.
Kleuren
Kleur is een zeer belangrijk element als het gaat om de herkenbaarheid van een product. Een product in een bepaalde kleur is een belangrijke factor voor de consument, vooral als deze een keuze moet maken in een supermarkt schap vol met dezelfde soort producten.
Dit was ook de redenering in de zaak uit 2013 tussen JUPILER BLUE en MAES, een ander bekend Belgisch biermerk. Hoewel er verschillen waren, oordeelde de rechter toch dat er verwarring aannemelijk was onder de consumenten, omdat MAES bekend was voor het gebruik van de kleur blauw. De consument zou de kleur blauw direct in verband brengen met MAES en elk gebruik van deze kleur voor bier is daarmee niet zomaar mogelijk.
3. Staatsemblemen zijn niet toegestaan
Tot slot nog een waarschuwing. Een belangrijk element op bierflessen en in biermerken is een kroon. Ook veel andere consumentenproducten gebruiken regelmatig een kroon om een bepaalde status aan hun merk of product te geven. Niet elke kroon mag echter gebruikt worden, omdat het gebruik van een dergelijk staatsembleem wettelijk niet is toegestaan. Normaal gesproken worden merken met beschermde kronen al geweigerd tijdens de aanvraagprocedure, maar soms is het nodig dat een concurrent ingrijpt.
De Deense kroon
In 2014 merkte Carlsberg dat een ander Deens bier, Dansk Fadøl, de kroon van het Deense koninklijk huis gebruikte. Carlsberg begon een nietigheidsactie, die er in resulteerde dat Dansk Fadøl voortaan een iets gewijzigde kroon moest gaan gebruiken:
Dus, als u overweegt een bestaande kroon, een nationale vlag of de Nederlandse leeuw te gebruiken om uw merk: doe het niet.
Conclusie
Er zijn een heleboel voorbeelden in de rechtspraak over bier die richting geven hoe (en hoe niet) om te gaan met de visuele aspecten van uw consumenten merk. Hierboven worden er slechts een handvol genoemd. Uiteraard is elk merk en elk product uniek en gezien de vele obstakels die kunnen bestaan, is het verstandig om een goed advies te vragen vóór de introductie van een nieuw consumentenproduct. Wij zijn u daarbij graag van dienst!
Onderscheidend vermogen binnen de bierbranche
Onlangs was ik bij de halfjaarlijkse bijeenkomst van onze Benelux beroepsvereniging, de BMM. Deze keer was de bijeenkomst in Leuven, de zelfbenoemde “bierhoofdstad van de wereld”.
Tijdens de bijeenkomst was er een interessante lezing over rechtspraak over bier. Hierin werd een grote hoeveelheid goede voorbeelden gegeven over het visueel vergelijken van biermerken. Deze praktijkvoorbeelden over conflicten in de bierindustrie kunnen ook gelden voor andere consumentenproducten die in schappen verkocht worden en die vooral op hun uiterlijk vertrouwen om de aandacht van de consument te vangen. Welke punten zijn overtuigend voor de rechter, waar moet je op letten? Wanneer komt je te dichtbij je concurrent? Ik haal er hieronder drie belangrijke punten uit.
Maar eerst: hoe vergelijk je een merk eigenlijk
Om te zien of een merk gelijk genoeg aan een ander merk is, en of het ene merk dus inbreuk maakt op het monopolie van het andere merk, zijn in het merkenrecht een aantal basisregels bedacht. Het vergelijken van merken gaat via een fonetische, conceptuele en visuele vergelijking van beide merken. In het kort: klinken de merken hetzelfde, hebben ze beiden de zelfde betekenis en lijken ze op elkaar?
De visuele gelijkenis tussen merken is in het bijzonder belangrijk als het gaat om consumenten producten die op zicht gekocht worden, zoals voedingsmiddelen in supermarkten. Het is altijd makkelijker om je favoriete product in een volgepakt schap te vinden als je kan zoeken naar een bepaalde kleur, vorm, ontwerp of lettertype. Hieronder volgen een aantal suggesties over hoe je als merkhouder een plekje kunt claimen voor je product.
1. Je kunt alleen optreden als je merk onderscheidend is
Het belangrijkste is dat je merk een zekere mate van onderscheidend vermogen moet hebben om een plekje in het schap te kunnen claimen. Het merk moet herkenbaar zijn en “anders”, niet alleen anders dan andere merken, maar ook meer dan alleen een generiek element. Het onderscheidend vermogen is altijd verbonden aan de producten waarvoor het merk wordt gebruikt. Een merk dat iets zegt over het product is minder onderscheidend. Als het merk geen onderscheidend vermogen heeft, dan resulteert dat in minder bescherming en soms zelfs in totaal geen bescherming.
Bierdrinkende oude monk
In de oppositie over de bierdrinkende monnik werd de vraag gesteld hoe onderscheidend een monnik is als hoofdelement in een merk voor bier. Kort gesteld is het antwoord niet. De oppositieafdeling oordeelde dat een monnik die een pot beer vasthoudt, zeer sterk aanhaakt bij het historische feit dat kloosters een belangrijke bron waren van bier. Daarom is dit element van het merk niet onderscheidend en het merk beschermt enkel voor visueel identieke of bijna identieke monniken.
Conclusie is dat een merk visueel onderscheidend moet zijn en mag daarbij niet (alleen) generieke grafische elementen bevatten die de consument iets kunnen vertellen over de eigenschappen van het product.
2. Probeer niet (te veel) op uw concurrenten te lijken
Lookalikes
Het is makkelijk om een beetje mee te snoepen van het marktaandeel van een concurrent door een beetje op de concurrent te lijken. Dezelfde soort producten staan vaak op dezelfde plek in de zelfde soort winkels. Het spel van op elkaar lijken wordt uiteraard ook gespeeld tussen bierfabrikanten.
Een heel recente zaak is de zaak tussen JUPILER en BUVAL.
De vraag is: hoeveel mag je op je concurrent lijken? De bovenstaande zaak is nog steeds onder de hamer, maar als algemene regel geldt dat je moet voorkomen dat consumenten in verwarring kunnen raken over de herkomst van de producten. Komen de producten van dezelfde fabrikant of niet? Belangrijke elementen in de bovenstaande zaak zijn de gebruikte kleur, de gebruikte symbolen en de totaalindruk van de vormgeving. Je zou kunnen zeggen dat het gebruik van de kleur rood en zwart, in combinatie met een vergelijkbaar schild dat een dier bevat (van de categorie “beesten in de wei”) min of meer dezelfde indruk wekt. Kijkend naar het geheel zou er een kans kunnen zijn dat de consument per ongeluk het verkeerde product uit het schap pakt.
Kleuren
Kleur is een zeer belangrijk element als het gaat om de herkenbaarheid van een product. Een product in een bepaalde kleur is een belangrijke factor voor de consument, vooral als deze een keuze moet maken in een supermarkt schap vol met dezelfde soort producten.
Dit was ook de redenering in de zaak uit 2013 tussen JUPILER BLUE en MAES, een ander bekend Belgisch biermerk. Hoewel er verschillen waren, oordeelde de rechter toch dat er verwarring aannemelijk was onder de consumenten, omdat MAES bekend was voor het gebruik van de kleur blauw. De consument zou de kleur blauw direct in verband brengen met MAES en elk gebruik van deze kleur voor bier is daarmee niet zomaar mogelijk.
3. Staatsemblemen zijn niet toegestaan
Tot slot nog een waarschuwing. Een belangrijk element op bierflessen en in biermerken is een kroon. Ook veel andere consumentenproducten gebruiken regelmatig een kroon om een bepaalde status aan hun merk of product te geven. Niet elke kroon mag echter gebruikt worden, omdat het gebruik van een dergelijk staatsembleem wettelijk niet is toegestaan. Normaal gesproken worden merken met beschermde kronen al geweigerd tijdens de aanvraagprocedure, maar soms is het nodig dat een concurrent ingrijpt.
De Deense kroon
In 2014 merkte Carlsberg dat een ander Deens bier, Dansk Fadøl, de kroon van het Deense koninklijk huis gebruikte. Carlsberg begon een nietigheidsactie, die er in resulteerde dat Dansk Fadøl voortaan een iets gewijzigde kroon moest gaan gebruiken:
Dus, als u overweegt een bestaande kroon, een nationale vlag of de Nederlandse leeuw te gebruiken om uw merk: doe het niet.
Conclusie
Er zijn een heleboel voorbeelden in de rechtspraak over bier die richting geven hoe (en hoe niet) om te gaan met de visuele aspecten van uw consumenten merk. Hierboven worden er slechts een handvol genoemd. Uiteraard is elk merk en elk product uniek en gezien de vele obstakels die kunnen bestaan, is het verstandig om een goed advies te vragen vóór de introductie van een nieuw consumentenproduct. Wij zijn u daarbij graag van dienst!
Wilt u meer informatie over merken? Download dan het (gratis) Handboek Merkbescherming! Het Handboek Merkbescherming behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over de wijze waarop een ondernemer met merkrecht in zijn onderneming dient om te gaan.
