Er is wel gebruik, maar niet normaal en dus niet als merk?!
Er is wel gebruik, maar niet normaal en dus niet als merk?!
Met een merk verkrijg je een monopolie op het gebruik van dat merk. Om dit monopolie te behouden moet je het merk na vijf jaar wel ‘’normaal’’ gebruiken. Een beperking (plicht) aan het in stand houden van je merkrecht. Als je dit gebruik niet kan aantonen, is het mogelijk dat een derde het verval van de merkregistratie aanvraagt bij een rechter of het merkenbureau.

Waarom is deze beperking er?
In het register ingeschreven merken moeten daadwerkelijk gebruikt worden om aan hun doelstelling te voldoen: waren of diensten onderscheiden en de consument in staat stellen een weloverwogen keuze te maken.

Wat is ‘’normaal’’ gebruik?
Normaal is voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Daarbij moet het gaan om extern gebruik, dus gebruik met het oog op afzet voor die waren of diensten. Met andere woorden, gebruik je merk daadwerkelijk in het commerciële verkeer.

Normaal is in ieder geval niet het incidentele gebruik van een merk of intern gebruik. Dit laatste ziet bijvoorbeeld op gebruik van een merk voor promotieproducten, producten die je gratis meegeeft aan je kopers.

Wat moet je bewijzen?
Het is aan de merkhouder, om dit normale gebruik aan te tonen middels toereikend bewijs. Heb je het merk wel normaal gebruikt maar ziet de rechter of het merkenbureau dit niet voldoende terug in het bewijs, kan je merkrecht vervallen worden verklaard.

Een paar recente voorbeelden uit de praktijk
-Wereldbekende merk BIG MAC
Zelfs wereldbekende merken kunnen vervallen worden verklaard wegens niet normaal gebruik. Begin 2019 besloot het Europese Merkenbureau dat uit het overlegde bewijs van Mc Donald’s niet is vast te stellen dat het woord BIG MAC in de relevante periode 2012-2017 als merk is gebruikt. Het aangedragen bewijs bestond uit; verklaringen ondertekend door vertegenwoordigers, brochures, verpakkingen en prints van websites.

De totaliteit van het overlegde bewijs gaf blijkbaar niet in voldoende detail de omvang van het gebruik weer. Bovendien ontbrak bewijs waaruit blijkt dat het merk gebruikt is voor daadwerkelijke verkoop, een handelstransactie.
Het is dus niet voldoende bewijzen te overleggen waarop het merk samen met de geclaimde producten te zien is. Tenzij dit bewijs de plaats, tijd en omvang van gebruik laat zien.

Zeer waarschijnlijk gaat de Mc Donald’s tegen deze beslissing in hoger beroep!

-Bekende merk Testarossa Ferrari
Het bekende merk Testarossa (voor sportwagens) van Ferrari werd in 2017 doorgehaald omdat het slechts gebruikt werd voor onderdelen en onderhoud. Dit is geen normaal gebruik van het merk voor de ingeschreven waren, in het bijzonder voor vervoermiddelen, auto’s. Indien je je merk voor andere producten of diensten gaat gebruiken dan waarvoor deze is ingeschreven, overleg met een merkenadviseur wat de beste vervolgstap is.
-De aard van het gebruik - CYSTUS
Je moet je merk dus gebruiken voor de ingeschreven waren of diensten teneinde een afzet te vinden of te behouden. Het enkel aanbrengen van het merk ‘’CYSTUS’’ op de verpakking voor voedingssupplementen was geen normaal gebruik. Gelet op de context zou de consument de naam kunnen zien als aanduiding van het hoofdingrediënt ‘’cistus’’ van het product en hierdoor werd het gebruik beschrijvend van aard gevonden. De naam op de verpakking werd gebruikt naast 3 andere merknamen. Volgens de rechter verwees de naam CYSTUS op de verpakking naar de naam van de cistusplant en was van gebruik als merk (aanduiden van commerciële herkomst van het product) geen sprake.

In dit geval ging het om gebruik van een naam op de verpakking van een product. Waarbij alle feiten en omstandigheden in dat geval werden meegenomen. Zorg er dus goed voor dat je merk op je product, verpakking, brochures, op je website etc. etc. altijd áls merk wordt gebruikt.

Geef je merk daarom een unieke, prominente plek en gebruik eventueel het ®- teken achter het merk.

Tips
Zoals je ziet zitten er nogal wat haken en ogen aan je monopolie op het gebruik van je merk. Wellicht een open deur maar gebruik je merk daadwerkelijk commercieel en voorkom beschrijvend gebruik. Zorg er daarnaast voor dat je dit gebruik na de eerste vijf jaar (vanaf registratie) goed documenteert en bewaart. Dan heb je het altijd bij de hand als je normaal gebruik moet aantonen, waarbij we uit de BIG MAC zaak leren dat voornamelijk bewijs waaruit omvang en frequentie van het gebruik blijkt en bewijs waarbij een daadwerkelijke handelstransactie te zien is. Weet je niet welke documenten belangrijk zijn om te bewaren? Neem gerust contact met ons op zodat we met je mee kunnen kijken.

Wilt u meer informatie over merken? Download dan het (gratis) Handboek Merkbescherming! Het Handboek Merkbescherming behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over de wijze waarop een ondernemer met merkrecht in zijn onderneming dient om te gaan