BOOKING.COM toch een merk in de US!

De ratio hierachter is dat beschrijvende benamingen vrij moeten blijven voor iedereen om te gebruiken. Je kan geen monopolie claimen op een te beschrijvend woord. In dat woordje ‘’te’’ zit vaak de discussie – althans in de EU. Wat vind de consument direct beschrijvend en welk teken onthouden en herkennen ze wel als merk?

Beschrijvende tekens kunnen, doordat zij langdurig en intensief zijn gebruikt, toch als merk worden gezien en worden geregistreerd. Dit proces noemen we inburgering. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het Nederlandse Thuisbezorgd.nl.

 

Beschrijvende en generieke tekens in de US
In de US bestaan er naast beschrijvende tekens ook nog tekens die te algemeen, generiek zijn. Dit noemen ze generieke aanduidingen. Een subtiel onderscheid, maar met grote gevolgen in de US. Hoewel generieke aanduidingen erg op beschrijvende tekens lijken, verschillen ze namelijk in één belangrijk opzicht. Generieke aanduidingen kunnen niet inburgeren. Eenmaal tot generieke aanduiding bestempeld, is geen bescherming als merk meer mogelijk.

 

De zaak BOOKING.COM
Het woord BOOKING.COM is onlangs in de US als merk geaccepteerd. Na een lange periode heeft het van origine Nederlandse online reisbureau de strijd van het Supreme Court (de hoogste rechter in de US) gewonnen. De examiners van het USPTO (Amerikaanse Merkenbureau) weigerden het merk in eerste instantie omdat ze het een generieke naam vonden voor online hotel reserveringsdiensten. Buiten kijf staat dat BOOKING generiek is voor de hotel reserveringsdiensten. Daarover werd ook niet gediscussieerd. Wel werd er door Booking.com aangehaald dat BOOKING.COM geen generieke term is, maar een beschrijvende term door de ‘’.com’’ toevoeging en deze beschrijvende term is ingeburgerd als merk.

Met dit laatste ben ik het zeker niet oneens maar de volgende redenering zorgt wel voor discussie. De Supreme Court heeft namelijk besloten dat een ‘’generiek woord + .com’’ in bepaalde omstandigheden voor consumenten als niet generiek kan worden opgevat. Dergelijk teken kan een consument immers ook associëren met een bepaalde website (bedrijf). Mogelijk leest dit als een vage juridische redenering en vraag je je af wat dit nou betekent? Dat het USPTO moet beoordelen of de consument ‘’generiek woord + .com’’ ook daadwerkelijk als generiek of toch als beschrijvend (merk) opvat – in combinatie met de waren of diensten. Dit is een belangrijk punt, aangezien dat bepaalt of inburgering en dus merkbescherming alsnog mogelijk is.

In onderliggende kwestie achtte de Supreme Court de gehele term BOOKING.COM niet generiek voor het online boeken van hotels. Daardoor kon deze term alsnog worden ingeschreven als merk in de US. Immers, in lagere instantie was al vastgesteld dat het beschrijvende merk onderscheidend vermogen door inburgering had verkregen.
Let wel, BOOKING.COM blijft een merk met een kleine beschermingsomvang, dus het is niet zo dat Booking.com met deze merkregistratie een ander kunnen tegengaan om de term ‘’booking’’ te gebruiken. Merken met een kleine beschermingsomvang kunnen doorgaans enkel identieke merken tegengaan.

Desondanks maakt deze uitspraak het wel makkelijker en aantrekkelijker voor partijen om een domeinnaam als merk te registreren in de US, aangezien het toevoegen van de ‘’.com’’ aan een generieke term in bepaalde omstandigheden ervoor zorgt dat de consument het geheel als een herkenningsteken opvat, dus als merk. De bescherming is beperkt maar je staat niet helemaal met lege handen.

De stempel ‘’generieke aanduiding’’ in de US kan dus worden omzeild! Wel zal in de meeste gevallen nog steeds inburgering aangetoond moeten worden.

Meer informatie over merken en modellen? Neem dan eens hier een kijkje!